Здійснюючи будь-яку діяльність кожен із нас особливу увагу приділяє назві свого проекту або товару, яка має сподобатись споживачам та відрізнятись від усіх інших назв або позначень подібних товарів та послуг. Після вибору назви багато зусиль приділяється її рекламі та просуванню на відповідному ринку, що тягне за собою чималі витрати, а отже надає такій назві комерційної цінності.

Проте думка про необхідність правової охорони такої назви (позначення), як правило, виникає не одразу, що на практиці може спричинити проблеми як з її використанням, так і з припиненням порушень щодо її використання третіми особами.

Правовий режим охорони торговельної марки дозволяє вирішити цю проблему, оскільки отримання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки (далі – ТМ) надає його власнику правові підстави для:

• нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, у якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, пропонування його для продажу, продаж такого товару, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
• застосування ТМ в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;
• заборони іншим особам використовувати ТМ стосовно тих самих або споріднених товарів та послуг;
• передання будь-якій особі права власності на ТМ або надання дозволу (ліцензії) на використання ТМ на підставі ліцензійного договору (стаття 16 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

У якості торговельної марки може бути зареєстровано як окреме слово чи словосполучення (у тому числі власні імена, літери, цифри), так і зображення, або слово із зображенням разом. Відповідно до цього торговельні марки поділяються на словесні, зображувальні та комбіновані.

Особа, яка бажає зареєструвати ТМ, самостійно визначає у якому вигляді буде використовуватись ця торговельна марка Але при цьому необхідно враховувати, що не можуть бути зареєстрованими торговельні марки, які містять:

• державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав окрім випадків, якщо на це є згода відповідного компетентного органу;
• не мають розрізняльної здатності або складаються лише з загальновживаних позначень (наприклад, «шоколад», «стіл», «телефон»);
• є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
• місять назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва, прізвища, імена, псевдоніми, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди;
• містять інші передбачені законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заборонені елементи, ознайомитися з якими можна за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/parao65#o65.

Аналіз торговельної марки на відповідність умовам її реєстрації можуть здійснити юристи. Але для отримання офіційного звіту, яким підтверджується наявність або відсутність тотожних або схожих ТМ, слід звернутися до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент). Отримання звіту Укрпатенту за результатами пошуку допомагає у прийнятті рішення про те, чи можна розпочинати процедуру реєстрації торговельної марки, чи є вона унікальною та чи не повторює торговельні марки інших осіб. Послуга пошуку є платною. Розміри плати залежать від виду наданого для пошуку позначення (комбіноване, словесне), кількості класів товарів та послуг, для яких передбачається використання такого позначення.

Звертаємо увагу, що згідно з Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та Концепцією реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні повноваження щодо реєстрації об’єктів інтелектуальної власності поступово переходять до Мінекономрозвитку, у зв’язку з чим процедуру реєстрації ТМ може бути змінено. Результатом реформи має бути вдосконалення національного законодавства та його гармонізація до законодавства ЄС відповідно до положень Глави 9 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема створення Національного органу інтелектуальної власності (заплановано на IV квартал 2017 року). Проте станом на сьогодні лише окремі законопроекти внесені на розгляд до Верховної Ради України, однак жоден поки не прийнятий.

На сьогоднішній день для реєстрації ТМ необхідно звертатись до Укрпатенту, реєстрація триває від 12 до 18 місяців за загальною процедурою, за прискореною –  від 4 до 7 місяців, і виглядає наступним чином:

1.   Підготовка та подання до Укрпатенту заяви про реєстрацію, що складається з:

• заяви про реєстрацію ТМ встановленого зразка, яка містить зображення ТМ та її опис, а також перелік класів товарів та послуг щодо яких вона реєструється;
• фотокопій або друкарського відбитка торговельної марки розміром 8х8 см у шести екземплярах;
• документу про оплату збору за подання заявки (детальніше про порядок оплати та розміри збору нижче);
• довіреності на ім’я представника, якщо заявка подається через такого;
• документів, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні спеціальних елементів (державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми тощо).

2. Сплата збору

За подання заяви про реєстрацію ТМ сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів, якими охоплюються зазначені в заяві товари і послуги. Таким чином, необхідно враховувати, що при реєстрації ТМ вказується конкретний перелік товарів та послуг, для яких ТМ буде використовуватись. Наприклад, клас 25 – це одяг, взуття, наголовні убори, клас 38 – телекомунікаційні послуги. Тільки в межах вказаних в заяві класів ТМ буде охоронятись. Наприклад, якщо ТМ зареєстровано для класу 33 (алкогольні напої), то будь-яка інша особа може зареєструвати схожу ТМ, але в іншому класі, наприклад, в класі 39 – перевезення, пакування і зберігання товарів, влаштовування подорожей. Актуальний перелік товарів та послуг за всіма існуючими класами можна переглянути за посиланням http://nice112017.ukrpatent.org/info/classes.

Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше, ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання.

Збір: за подання заявки одним заявником обов’язково сплачується основний збір в розмірі – 1000 грн, додатково за кожний додатковий клас товарів та послуг понад один – 1000 грн; додатково за подання в заявці кольорового зображення – 500 грн тощо.

Тож, вартість реєстрації залежить від виду торговельної марки (словесна, комбінована) та кількості класів МКТП, для яких ТМ буде використовуватись, а тому розраховується індивідуально у кожному випадку

3. Проведення експертизи

Експертиза заявки на реєстрацію ТМ проводиться Укрпатентом і складається з таких етапів:

• встановлення дати подання заявки (саме з цієї дати буде надаватись правова охорона ТМ, якщо процедура реєстрації завершиться отриманням свідоцтва);
• експертиза заявки за формальними ознаками;
• експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію (кваліфікаційна експертиза).

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Укрпатенту, особисто або через свого представника брати участь у розгляді заявки, якщо при проведенні експертизи виникає необхідність у додаткових роз’ясненнях стосовно матеріалів заявки або відповідності заявленої ТМ умовам для реєстрації.

4. Прийняття позитивного рішення за результатами експертизи

• при встановленні відповідності заявленої на реєстрацію ТМ умовам надання правової охорони, приймається рішення про реєстрацію ТМ відносно усього переліку товарів і/або послуг;
• при встановленні відповідності заявленої на реєстрацію ТМ вимогам тільки для частини товарів і/або послуг, для яких заявлено її реєстрацію, приймається рішення про реєстрацію ТМ відносно частини товарів і послуг.

5. Реєстрація ТМ та публікація відомостей про видачу свідоцтва

• на підставі рішення про реєстрацію ТМ Укрпатент здійснює державну реєстрацію ТМ і публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу свідоцтва;
• за публікацію про видачу свідоцтва та за видачу свідоцтва сплачується збір та офіційне державне мито: за публікацію про видачу свідоцтва на ТМ у чорно-білому зображенні за кожний клас товарів та послуг сплачується збір у розмірі 150 грн; додатково за публікацію кольорового зображення – 100 грн. Державне мито становить 85 грн. Реєстрація та публікація здійснюється Укрпатентом протягом трьох місяців від дати надходження документа про сплату збору та мита;
• якщо протягом трьох місяців документ про сплату збору за видачу свідоцтва не надійшов, публікація не проводиться, а заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

        6.   Оскарження рішення стосовно заявки

• у разі незгоди з будь-яким рішенням заявник може подати заперечення проти такого рішення до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України;
• рішення про відмову в реєстрації ТМ також може бути оскаржено в судовому порядку.

Право інтелектуальної власності на ТМ засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору. Свідоцтво про реєстрацію ТМ, видане в Україні, має обмежену територіальну дію і підтверджує права власника свідоцтва виключно на території України.

У випадку, якщо передбачається використання ТМ на ринках інших країн, пропонується реєстрація ТМ для кожної з цих країн. Полегшити цю процедуру допомагає міжнародна реєстрація ТМ за Мадридською системою, яка дозволяє однією заявкою подати документи на реєстрацію ТМ в декількох країнах на базі національної заявки в Україні. Детальніше про це в наших наступних статтях.

Таким чином, реєстрація торговельної марки є ефективним засобом охорони прав інтелектуальної власності на Ваш бренд. Процедура реєстрації ТМ досить тривала, у зв’язку з чим рекомендується подумати про необхідність реєстрації своєї ТМ завчасно.